联盟分析-知产解析 | 商标在先使用抗辩成立的关键

2018年5月13日，经国家工商管理总局核准，原告依法受让取得第16790410号“DBK”商标，第16790410号注册商标核定使用商品项目为第七类：旋转锻造机；锤(机器部件)；搅拌机；夯锤(机器)；杵锤；金属加工机械；穿孔机冲头；穿孔机；电锤。2018年11月29日，原告在上海新国际博览中心举办的2018“中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及博览会”E5馆，发现被告销售、展示的工程机械及宣传册中，使用了“DBK”标识，其后，原告登录被告公司网站，发现其对外销售的产品也处处使用原告的涉案商标。原告认为，被告未经其授权，在其生产和销售的产品中使用原告的涉案商标，侵犯了原告的注册商标专用权。原告曾于2019年1月17日委托律师事务所向被告发出警告函，要求被告停止生产、销售被控侵权产品，但被告置若罔闻，无奈，为维护自身合法权益，原告将被告诉至法院。

被告信人公司认为其早在2012年11月26日慕尼黑展会上就已经使用了DBK英文商标，2013年5月15日年在山东省质量技术监督局颁发给信人公司的山东企业产品执行标准登记证书副本上，也显示产品名称为“DBK液压破碎锤”，2013年11月13日信人公司获得的质量体系认证证书上也显示了覆盖范围为DBK破碎锤，而在2014年上海的宝马展上信人公司也有DBK标识的商品展出，并有企业网站上发布的新闻时间加以佐证。被告认为：DBK商标使用的时间及范围表明，信人公司为DBK商标的在先权利人。而原告DBK商标的申请日为2015年4月23日，远远晚于信人公司对涉案商标的使用，故信人公司在原有范围内继续使用涉案商标并不侵犯原告商标专用权。

法院认为：本案争议的主要焦点为被告信人公司提出的商标在先使用抗辩能否成立。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

从本案查明的事实看，信人公司至少从2014年4月起就在其生产的多种型号的破碎锤产品上使用了“DBK”字母作商标标识，而本案涉案商标注册时间为2016年9月21日，晚于信人公司使用“DBK”商标标识的时间。由于信人公司生产的破碎锤产品系与原告涉案注册商标核定使用商品项目相类似的商品，其生产和销售时间较早，产品亦多次参加国内有关大型展览会，在破碎锤行业和相关销售市场上具有一定的影响力，故信人公司对涉案商标的使用行为符合商标法第五十九条第三款规定的情形，信人公司主张的商标在先使用抗辩权成立，根据该规定，信人公司可以在原使用范围内继续使用“DBK”字母作为商标。由于原告在庭审中并未提出要求信人公司在“DBK”商标上附加适当区别标识的请求，且从庭审调查的情况看，在信人公司对原告涉案商标提出未使用抗辩时，原告未能就涉案商标进行过实际使用提供相关证据证明，故本院对信人公司使用“DBK”商标过程中是否需要附加区别标识一项不予处理。

最终法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

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